Les USA ont adopté la loi ''America Invents Act' (HR1249) » le 16 septembre 2011 qui se rapproche de la législation européenne des brevets.

Jusqu'ici, une des différences fondamentales entre les systèmes de brevets en Europe et aux USA était que le droit appartenait à celui qui procède le ... lire la suite
ven. 10 février 2012

Les USA ont adopté la loi ''America Invents Act' (HR1249) » le 16 septembre 2011 qui se rapproche de la législation européenne des brevets.

Jusqu'ici, une des différences fondamentales entre les systèmes de brevets en Europe et aux USA était que le droit appartenait à celui qui procède le premier au dépôt d'une demande (first to file en Europe) et au premier qui réalise une invention (first to invent aux USA).

Dans la nouvelle loi, le droit américain des brevets s'aligne sur le principe de l’attribution du brevet au premier déposant.

Selon la nouvelle loi, le breveté pourra rouvrir la procédure d'examen du brevet pendant un délai d'un an suivant la délivrance du brevet pour anticiper des motifs d’annulation du brevet. La nouvelle loi introduit deux procédures d'opposition, l’une 'post-grant review' qui peut être engagée dans les 9 mois après la délivrance, l’autre 'inter partes review' qui doit être engagée après les 9 mois de la délivrance du brevet.

Elle prévoit aussi la possibilité pour une personne qui exploitait de bonne foi, sur le territoire US, un produit ou procédé couvert par un brevet au moins 1 an avant le dépôt ou la divulgation par le titulaire, de revendiquer l'équivalent d'un droit de possession antérieur.

Jusqu'ici, les déposants aux USA étaient tenus de divulguer dans leur demande de brevet le meilleur mode de réalisation de l'invention (best mode), alors qu'en Europe, cette exigence n’existe pas. Dans la nouvelle loi, le 'best mode ' est toujours demandé mais le non respect de la disposition n’entraîne plus l’annulation du brevet.

Les USA conservent leur spécificité en ce qui concerne le délai de grâce de 1 an et aussi la nécessité du marquage des produits brevetés.

Avant la nouvelle loi, un produit couvert par un brevet ne pouvait être désigné comme tel que par un marquage sur le produit ou sur son emballage ou encore sur une étiquette associée au produit ou à l’emballage avec une mention explicite comme « Patent n°USxxxxxxx » ou « Pat. n°USxxxxxxx ».

La nouvelle loi permet un marquage virtuel des produits brevetés à travers une page web d’un site internet. Ce marquage virtuel consiste à apposer sur le produit breveté, son emballage ou une étiquette associée au produit ou à son emballage, la mention « Patent » ou « Pat. » associée à une adresse de site internet par exemple « Pat. www.xyz.com/patents », cette adresse électronique devant être accessible sans frais et devant donner accès à une page web dans laquelle est affiché le numéro de brevet US-xxxxxx en association avec une désignation du produit breveté.

Ce marquage virtuel permet d’associer virtuellement plusieurs brevets au même produit mais aussi plusieurs familles de brevets à plusieurs produits différents ce qui facilite les mises à jour du marquage. Pour pouvoir valablement opposer ce marquage virtuel dans une procédure en contrefaçon, il faudra sans doute prendre soin de garder un fichier historique des mises à jour de la page web du marquage.

La démonstration du défaut de droit au titre est l’un des moyens pour attaquer la validité d’un brevet.

I- L’un des moyens d’empêcher la protection par brevet sur un territoire est d’en attaquer sa validité

Alors que toute déclaration déloyale conduit à l’invalidation du brevet sur le territoire des Etats-Unis, avant ou après sa délivrance, par une décision de juillet 2011, la cour d’appel fédérale du Canada a confirmé que le manque de bonne foi, pendant la poursuite de la délivrance d’un brevet n’invalide pas ce brevet après que celui-ci ait été délivré. Cette décision s’applique en fait à des déclarations d’inventeurs contradictoires, amenant le doute sur le nombre et la qualité des inventeurs désignés.

Selon l’article 138, paragraphe 1, e de la convention de Munich, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d’un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat que ...si le titulaire du brevet européen n’avait pas le droit de l’obtenir aux termes des articles 52 à 57...

Le paragraphe 1 CBE stipule : le droit au brevet européen appartient à l’employeur, et si l’inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l’état sur le territoire duquel l’employé exerce son activité principale. En France, notamment, le droit au brevet appartient à l’inventeur, alors que l’invention du salarié effectuée pendant la durée de son contrat de travail ou de sa prestation de services, et/ou avec les moyens de celle-ci appartient à l’employeur

Ne seront pas considérés comme inventeurs les personnes ne fournissant que des indications d’ordre générale, les managers, directeurs même de recherche s’ils ne sont pas eux-mêmes impliqués dans la réalisation de l’invention et dont le rôle consiste à fixer les objectifs généraux de l’invention, la personne qui agit sur instructions de l’inventeur, la personne qui met au point les dessins et réalise les modifications sans activité inventive. La qualité d’inventeur devant être attribuée à chaque personne ayant contribué à la conception de l’invention, notamment en fournissant des idées, il est parfois difficile de préciser qui sont réellement les inventeurs. Cependant de cette désignation découlera en partie le droit au titre, ce droit étant défini selon les états et la contestation de ce droit permettant d’obtenir la nullité du titre.

II- Le droit à l’action en revendication de la nullité du brevet est défini dans chaque Etat contractant en vertu de la législation qui lui est propre.

En Allemagne, en Suisse, en Autriche, au Royaume Uni, la loi a cantonné ce droit aux seules personnes pouvant contester au titulaire le droit au brevet.

La loi française n’ayant pas précisé ce point, la jurisprudence considérant que l’objectif de l’article 138, paragraphe 1, e , CBE visait la protection d’intérêts privés, accordait également ce droit aux seules personnes à même de contester ce droit au titulaire du brevet.

Cependant, une jurisprudence récente de la cour d’appel de Lyon, le 2 décembre 2010, a décidé que l’action en nullité pour détournement du titre n’est pas réservée uniquement à la personne lésée mais est ouverte à tout intéressé ayant intérêt à agir.

En effet, dans l’article 138, paragraphe 1, e de la convention de Munich le législateur européen a défini une enveloppe maximale des conditions de nullité, cette liste étant exhaustive, le législateur national peut ne pas les prendre toutes, mais il ne peut en ajouter.

La loi française renvoie uniquement à l’article 138 et ne fait pas mention d’une quelconque limitation du droit à l’action en revendication en nullité à la seule personne lésée.

Ainsi, ce serait selon les termes de la cour d’Appel de Lyon : « une telle interprétation conduit à ajouter au texte une condition qui n’y figure pas alors que rien ne s’opposait à ce que la convention sur le brevet européen prévoie une disposition spécifique relative au droit à l’ouverture en annulation pour défaut de droit au titre.

Dans l’état actuel de notre législation, la personne lésée, accédant à son titre suite à son action en revendication, pourrait par conséquent voir son titre annulé suite au succès d’une action en annulation intentée par toute personne intéressée.

C. Bauthier

Prugneau-Schaub will attend 4th International BRICs IP forum in Moscow 8-9 September 2011.

This Forum will be focused on issues relating to legal protection of innovations, new technologies, designs and trademarks; development of the national IP legislation systems; role of judicial, customs and law-enforcement authorities for development of innovation climate in Brazil, Russia, India and China.

The Forum will be hosted by Gorodissky & Partner IP Firm and contributions will be provided by the IP Firms : Daniel Advogados of Brazil, Remfry & Sagar of India and CCPIT Patent & Trademark Law Office of China;

Do not hesitate to contact Prugneau-Schaub IP Firm for scheduling an appointment in Moscow during this Forum.

Philippe PRUGNEAU, Managing Partner & Patent/Trademark/Design Attorney and Ms Christine BAUTHIER, Partner & Trademark/Design Attorney will attend FICPI Symposium in Shanghai on June 24-25, 2011.

Do not hesitate to contact PRUGNEAU-SCHAUB IP Firm for arranging an appointment with them in Shanghai during that period.

La Cour d'Appel de Paris vient de rappeler dans un arrêt du 11 mars 2011 (affaire L'OREAL Sa c/ Gilles RUBINSTEIN) que le droit à rémunération supplémentaire pour les inventions de service était d'ordre public en vertu de l'article L. 611-7 du CPI, les dispositions de la convention collective des industries chimiques qui limitent ce droit aux seules inventions exploitées étant réputées non écrites.

Pour le calcul du montant de la rémunération supplémentaire à hauteur de 35000 Euros, due pour l'invention de service brevetée et exploitée (composition comprenant dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins une sapogénine), il a été tenu compte du fait que la contribution du salarié a été déterminante (quatre inventeurs désignés), que le cadre de recherche était particulièrement favorable, que la mise au point de l'invention ne s'est pas heurtée à des difficultés pratiques et qu'enfin le grand nombre de produits qui la mettent en oeuvre démontre l'importance de son intérêt économique (CA 750 MEuros).

Pour des inventions brevetées mais non exploitées, la rémunération supplémentaire à verser au salarié a été évaluée à 1000 Euros.

Selon une étude de Intellectual Property Owners Association (« Employee Inventor Compensation Practice Survey » – 2004) , les employeurs ne rémunèrent pas les inventions de service au moment de la déclaration à l’employeur mais plutôt au moment du dépôt de brevet et/ou de l’octroi du brevet. Le montant de la compensation financière pour une invention de service se situe globalement dans une fourchette de 400 à 1000 euros.

En France, les inventions liées à l’activité professionnelle du salarié donnent lieu à une compensation financière même lorsque l’inventeur salarié est explicitement investi par son employeur d’une mission inventive. La compensation financière est donc de droit pour une invention de service mais la loi renvoie aux conventions collectives, aux accords d’entreprise et aux contrats de travail individuels pour son mode de calcul. En pratique, la compensation financière est une prime forfaitaire dépendante ou non de la valeur de l’invention.

La loi du contrat de travail est la loi applicable pour la détermination de la compensation financière. Les législations nationales dans les différents pays sont très disparates concernant la rétribution des inventions de service.

Aux USA et Canada, la loi ne prévoit pas particulièrement de compensation financière pour le salarié auteur d’une invention de service. L’invention est présumée appartenir à l’inventeur sauf si des dispositions différentes sont prévues dans le contrat de travail du salarié inventeur. En général, dans les contrats de travail des salariés investis d’une mission inventive, il est considéré que le salaire constitue en lui-même la compensation adéquate d’une activité inventive et donc en pratique les inventions de service ne donnent pas lieu à une compensation financière supplémentaire. Dans des pays européens comme le Royaume Uni, l’Italie, la Suisse ou la Belgique, la même considération prévaut.

En Allemagne, il est prévu un droit général à compensation financière pour invention de service et en plus la loi stipule que l’inventeur a, pour le calcul de la compensation, un droit d’information sur l’exploitation commerciale de l’invention par l’employeur. Globalement, la compensation financière peut prendre la forme de royalties contractuels calculées sur les bénéfices tirés de l’exploitation de l’invention. La Chine semble suivre également ce régime de rétribution proportionnelle aux bénéfices tirés de l’exploitation de l’invention. Il est prévu spécifiquement en plus que la cession ou la concession du brevet (y compris peut-être la cession du droit de priorité) à un Tiers avec lequel il existe un lien de dépendance (maison mère – filiale) donne lieu à la remontée d’un bénéfice lequel correspond à la valeur de l’invention pour la détermination de la compensation financière.

Au Brésil, Thaïlande, Pays-Bas, Autriche, Danemark, République Tchèque, Slovaquie, Suède, la compensation financière supplémentaire est de droit mais seulement si la valeur de l’invention de service excède les prestations normales d’activité inventive que le salarié doit à son employeur compte tenu de son salaire et de son poste.

Under amended Rule 141(1) EPC, an applicant claiming priority of a previous application within the meaning of Article 87 EPC has to file a copy of the results of any search carried out by or on behalf of the authority with which the previous application(s) was/were filed (= office of first filing (OFF))

• together with the European patent application or,

• in the case of a Euro-PCT application, on entry into the European phase.

Therefore, when providing us with instructions to file European patent application or entering Euro-PCT application before EPO, claiming priority of an earlier national, regional or international application, please provide us also at the same time with information on prior art issued by the authority where the previous application was filed. When not yet available, please provide us that prior art information as soon as possible once they become available. When the previous application is a US provisional application for example and that no search will be established for this previous application, please provide us with a statement that the results of the search are not available and will not become available.

Rule 141(1) EPC applies to all European patent applications claiming priority. Where multiple priorities are claimed, the applicant has to file copies of the OFF search results drawn up in respect of all previous applications concerned.

The applicant's obligation under amended Rule 141(1) EPC covers search results in whatever form or format they are drawn up by the OFF (e.g. search report, listing of cited prior art, relevant part of the examination report). The copy of the search results submitted must be a copy of the official document issued by the OFF. A listing of the cited prior art drawn up by the applicant himself is not sufficient for the purpose of Rule 141(1) EPC.

A translation of the search results is not required where those results are drawn up by the OFF in a language that is not an official language of the EPO.

New Rule 141(3) EPC provides that, without prejudice to paragraphs 1 and 2, the European Patent Office may invite the applicant to provide, within a period of two months, information on prior art within the meaning of Article 124(1) EPC. Where the applicant fails to reply in due time to the invitation under Rule 70b(1) EPC, the European patent application will be deemed to be withdrawn (Rule 70b(2) EPC). If the European patent application is deemed to be withdrawn under new Rule 70b(2) EPC because of the failure to observe the non-extendable two month period, further processing can be requested.

« D’ici 2011, la Chine devrait être le pays déposant le plus grand nombre de brevets dans le monde », selon une étude sur la propriété intellectuelle réalisée par Thomson Reuters. Cette projection se fonde sur une analyse du volume total des brevets déposés en Chine, en Europe, au Japon, en Corée et aux Etats-Unis. Ainsi, entre 2003 et 2009, ce volume a crû au rythme annuel de 26,1 % en Chine contre 5,5 % pour son concurrent direct, les Etats-Unis. En conséquence, la Chine devancera en 2013 les Etats-Unis et le Japon pour le nombre de brevets déposés. Ce dynamisme est notamment le résultat d’une politique volontariste de la part des autorités chinoises. Ainsi, le Premier ministre, Wen Jiabao, va-t-il mettre en place un groupe de travail, qui réunira jusqu’à 2 000 membres (scientifiques, chefs d’entreprise, bureaucrates du Parti communiste) pour élaborer un « Plan moyen et long terme d’innovation ». LA TRIBUNE page 8.

Du côté européen, les travaux se poursuivent à Luxembourg pour faire avancer le brevet communautaire ou brevet de l’Union Européenne qui serait opposable sur les 27 pays de l’Union Européenne devant une juridiction commune spécialisée.

Dans le régime actuel, l’Office Européen des Brevets (OEB à Munich) instruit les demandes de brevet européen en trois langues (français, anglais et allemand) et délivre un brevet « européen » qui doit toutefois être validé auprès des services nationaux de la propriété intellectuelle de chaque pays, dans la langue nationale du pays considéré, pour être valable juridiquement. Toutefois depuis 2008 un certain nombre de pays européens (dont la France, l’Allemagne et le Royaume Uni) ont renoncé à l’obligation de traduction de sorte que ce processus de validation est relativement réduit et s’applique plus particulièrement au pays de l’Europe du Sud comme l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la Grèce, etc....

L’intérêt du brevet communautaire est de pouvoir porter les litiges de contrefaçon de brevet en Europe devant une juridiction unique mais ceci soulève des problèmes de prédominance d’une langue de procédure par rapport à une autre. L’Espagne et l’Italie refusent ainsi que ce brevet communautaire soit instruit dans une seule des trois langues de l’OEB.

Entre-temps, la Serbie est entrée depuis le 1er octobre 2010 dans l'Organisation du Brevet Européen qui s'élargit donc à trente huit Etats.

Le régime des inventions de salariés fait actuellement l'objet de travaux parlementaires. Le sénateur Yung a proposé fin janvier 2010 de simplifier la qualification des inventions de salariés en ne retenant que a) les inventions de service b) les inventions libres. Il a proposé aussi de déterminer de façon sectorielle le montant de la rémunération supplémentaire due aux inventeurs salariés en tenant compte de la dimension de l’employeur et de l’étendue de l’exploitation industrielle de l’invention. Cette proposition fait l’objet d’un projet de loi à l’Assemblée Nationale.

Le rôle des inventeurs est bien sûr essentiel au développement économique des entreprises. La plupart des inventions brevetées sont le fruit d’un travail collectif entre plusieurs personnes au sein d’une même entreprise.

Le mot inventeur a une signification juridique très précise dans les législations sur les brevets d’invention. Si on se réfère à la législation sur le brevet européen, il est stipulé :

(1) Le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Si l’inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l’Etat dans lequel l’employé exerce son activité principale…

(2) Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au brevet européen appartient à celle dont la demande de brevet européen a la date de dépôt la plus ancienne, ….

(3) L’inventeur à le droit, à l’égard du titulaire de la demande de brevet, d’être désigné en tant que tel auprès de l’Office Européen des Brevets….

(4) La demande de brevet européen doit comprendre la désignation de l’inventeur…

(5) Une désignation erronée de l’inventeur n’est rectifiée sur requête, qu’avec le consentement de la personne désignée à tort, …

Une demande de brevet européen peut donc être rejetée si elle ne désigne aucun inventeur. Un brevet américain, peut par ailleurs, être invalidé s’il comporte une désignation d’inventeurs intentionnellement erronée. Plus encore, la revendication frauduleuse de la qualité d’inventeur peut être passible d’une condamnation pénale.

Le problème de la détermination des inventeurs (co-inventeurs) dans le cas d’une invention collective se pose au moment du dépôt du brevet. Certaines industries ont recours à des cahiers de laboratoire dans lesquels chaque inventeur consigne ces propres résultats inventifs. Il est possible à partir de là, d’identifier les réels inventeurs pour une invention donnée. Dans d’autres industries, la pratique consiste dans une désignation de personnes pressenties comme co-inventeurs et dans l’élaboration d’une description d’invention sous la plume d’un rédacteur choisi parmi celles-ci. Cette pratique est insuffisante pour déterminer la part contributive de chaque co-inventeur pour moduler le montant de la rémunération supplémentaire allouée à ceux-ci.

Ce qui suit a pour but de donner quelques exemples de situations dans lesquelles un contributeur au développement d’une invention n’a pas pour autant la qualité d’inventeur ou de co-inventeur.

I) L’idée de la problématique de l’invention.

L’acte d’inventer consiste à transformer une idée en une réalisation concrète et applicable dans l’industrie. Celui qui suggère seulement l’idée d’une problématique sans apporter les éléments concrets de la solution ne peut pas être considéré comme un inventeur. Tel peut être le cas d’un agent commercial qui rapporte simplement une problématique technique formulée par un client sans toutefois y apporter une solution.

II) La recherche des solutions existantes à cette problématique.

Un travail de bibliographie ou de documentation consistant à recenser les solutions existantes pour une problématique donnée ne relève pas non plus d’une participation à une activité inventive.

III) La conception d’une solution à cette problématique.

La conception d’une invention correspond à la phase de formulation d’une solution opératoire concrète nouvelle et non évidente répondant à la problématique. La formulation s’achève quand l’inventeur est en mesure de communiquer une information suffisante à un homme du métier pour lui permettre d’utiliser et reproduire l’invention sans recherches ou expérimentations particulières.

La solution opératoire s’entend ici des éléments essentiels qui sont stipulés in fine dans les revendications du brevet accordé. Si le brevet porte sur un appareil ou un produit, il s’agit des éléments constitutifs de l’appareil ou des composants du produit tels qu’ils sont revendiqués dans le brevet. Si le brevet porte sur un procédé, il s’agit des étapes constitutives du procédé telles qu’elles sont revendiquées dans le brevet.

L’inventeur est donc la personne qui contribue à l’élaboration d’au moins un des éléments nouveaux et inventifs qui constitue l’invention telle qu’elle est revendiquée.

IV) La validation de la solution inventive.

Un inventeur peut solliciter d’autres personnes pendant le processus de conception de l’invention, sans perdre pour autant son statut d’unique inventeur. Ces autres personnes peuvent réaliser des essais, des expérimentations, des tests sans pour autant prétendre au statut de co-inventeurs. Comme indiqué plus haut, n’est pas inventeur celui qui suggère simplement une idée quant à un résultat à obtenir sans apporter d’éléments concrets de solution. Mais des suggestions de modifications ou de mises au point à apporter à la solution inventive, lesquelles concourent à préciser ou décliner les caractéristiques de la solution inventive peuvent conférer une paternité à l’invention.

V) La transcription de la solution.

La transcription par écrit par exemple des idées innovantes d’un inventeur ne fait pas du transcripteur lui-même un co-inventeur. De la même manière, les personnes qui supervisent une solution nouvelle et inventive dans un but d’évaluation de la faisabilité sans contribution créative significative ne peuvent pas prétendre au statut de co-inventeurs.

Le cabinet PRUGNEAU-SCHAUB étend sa présence en région Rhône-Alpes en ouvrant un nouveau bureau sur le technopôle Savoie Technolac (voir l'actualité sur Savoie Technolac )

Permanence le 3ème mardi du mois à partir de 14h

Réception sur rendez-vous uniquement

Savoie Technolac - Le Dauphin Forum Affaires

18 allée du lac Saint André

73382 LE BOURGET DU LAC

Tél.: (0)800 110 116

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En phase avec une croissance mondiale des dépôts de demandes de brevet dans le secteur des « technologies vertes et de l’éco-industrie», l’Administration des brevets en ISRAEL soutient cette tendance de façon originale en offrant à ce type de demande de brevet un traitement accéléré spécial sans taxe supplémentaire. Ce traitement accéléré spécial est annoncé dans une circulaire administrative MN76 datée du 13 décembre 2009 qui entre en vigueur à compter du 27 décembre 2009. Les demandes de brevet “vertes” concernent entre autres des inventions qui peuvent améliorer l’environnement en réduisant la pollution de l’air, de l’eau et de la terre, les technologies agricoles non polluantes, etc… Les demandes de brevet concernées encore pendantes devant l’Administration israélienne peuvent bénéficier de ce traitement accéléré spécial.

Philippe PRUGNEAU interviendra au côté de Olivier Lefébure, avocat associé expert en droit chinois des affaires du cabinet UGGC, au centre de commerce international de la CCI de Grenoble, le 10 décembre 2009 sur le thème : ''Actualité du droit chinois des brevets''

http://www.grenoble.cci.fr/Formulaires_ecobiz/Form_grex_101209.htm

Jean-Philippe SCHOULLER, 40 ans, Conseil en Propriété Industrielle, Mandataire agréé OEB, Ingénieur de l'Ecole de l'Institut National Polytechnique de Grenoble (génie chimique - électrochimie - matériaux - physique générale) rejoint le cabinet PRUGNEAU-SCHAUB à compter du 1er décembre 2009. Jean Philippe a une grande expérience de la PI acquise dans un grand cabinet lyonnais de CPI et aussi dans l'industrie pétrolière. Ses langues de travail sont le français, l'anglais et l'allemand. Jean-Philippe sera joignable au bureau de Grenoble.

Philippe PRUGNEAU interviendra le 16 décembre 2009 à la pépinière des entreprises du Madrillet à ROUEN sur le thème : ''Propriété industrielle - Consortium et contrats''

http://www.rouen.cci.fr/pepiniere_madrillet/agenda.asp

Deux décrets concernant la compétence des juridictions en matière de propriété intellectuelle viennent d'être publiés au Journal officiel et entreront en vigueur le 1er novembre 2009. En matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, les contentieux sont désormais de la compétence exclusive du tribunal de grande instance (TGI) et de la cour d'appel (CA) de Paris. En matière de marques, de dessins et modèles et de droits d'auteur, les contentieux sont désormais de la compétence exclusive des TGI de Bordeaux, Lille (CA de Douai en appel), Lyon, Marseille (CA d'Aix en Provence en appel), Nancy, Nanterre (CA de Versailles en appel), Paris, Rennes et Fort-de-France.