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BREVETS – NOUVELLE LOI SUR LES BREVETS AUX USA – MARQUAGE D’UN PRODUIT BREVETÉ

Les USA ont adopté la loi America Invents Act (HR1249) » le 16 septembre 2011 qui se rapproche de la législation européenne des brevets.

Jusqu’ici, une des différences fondamentales entre les systèmes de brevets en Europe et aux USA était que le droit appartenait à celui qui procède le premier au dépôt d’une demande (first to file en Europe) et au premier qui réalise une invention (first to invent aux USA).

Dans la nouvelle loi, le droit américain des brevets s’aligne sur le principe de l’attribution du brevet au premier déposant.

Selon la nouvelle loi, le breveté pourra rouvrir la procédure d’examen du brevet pendant un délai d’un an suivant la délivrance du brevet pour anticiper des motifs d’annulation du brevet. La nouvelle loi introduit deux procédures d’opposition, l’une ‘post-grant review’ qui peut être engagée dans les 9 mois après la délivrance, l’autre ‘inter partes review’ qui doit être engagée après les 9 mois de la délivrance du brevet.

Elle prévoit aussi la possibilité pour une personne qui exploitait de bonne foi, sur le territoire US, un produit ou procédé couvert par un brevet au moins 1 an avant le dépôt ou la divulgation par le titulaire, de revendiquer l’équivalent d’un droit de possession antérieur.

Jusqu’ici, les déposants aux USA étaient tenus de divulguer dans leur demande de brevet le meilleur mode de réalisation de l’invention (best mode), alors qu’en Europe, cette exigence n’existe pas. Dans la nouvelle loi, le best mode est toujours demandé mais le non respect de la disposition n’entraîne plus l’annulation du brevet.

Les USA conservent leur spécificité en ce qui concerne le délai de grâce de 1 an et aussi la nécessité du marquage des produits brevetés.

Avant la nouvelle loi, un produit couvert par un brevet ne pouvait être désigné comme tel que par un marquage sur le produit ou sur son emballage ou encore sur une étiquette associée au produit ou à l’emballage avec une mention explicite comme « Patent n°USxxxxxxx » ou « Pat. n°USxxxxxxx ».

La nouvelle loi permet un marquage virtuel des produits brevetés à travers une page web d’un site internet. Ce marquage virtuel consiste à apposer sur le produit breveté, son emballage ou une étiquette associée au produit ou à son emballage, la mention « Patent » ou « Pat. » associée à une adresse de site internet par exemple « Pat. www.xyz.com/patents », cette adresse électronique devant être accessible sans frais et devant donner accès à une page web dans laquelle est affiché le numéro de brevet US-xxxxxx en association avec une désignation du produit breveté.

Ce marquage virtuel permet d’associer virtuellement plusieurs brevets au même produit mais aussi plusieurs familles de brevets à plusieurs produits différents ce qui facilite les mises à jour du marquage. Pour pouvoir valablement opposer ce marquage virtuel dans une procédure en contrefaçon, il faudra sans doute prendre soin de garder un fichier historique des mises à jour de la page web du marquage.